從巴西國家工業產權局新規看商標“獲得顯著性”（上）

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“文章以巴西新規作為契機，溯源‘獲得顯著性’理論基礎與國際規則，并通過對比中巴‘獲得顯著性’規則與實踐，為中國大陸主體出海南美市場提供合規參考，以期在遵守規則的基礎上充分利用‘獲得顯著性’規則，為中國品牌在海外市場贏得更大的競爭優勢?！?/b>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：孫雨溪 中國貿促會專利商標事務所
欄目名稱：《金磚國家知識產權內容專題》
欄目支持：金磚國家知識產權論壇

引  言

2025年6月10日，巴西國家工業產權局（BPTO）發布第INPI/PR15/2025號法令，正式承認缺乏固有顯著性的標志可通過提供使用證據證明其“獲得顯著性”/“第二含義”，由此可作為商標獲準保護。新規的出臺重塑了巴西商標行政審查“顯著性”相關規則，推動巴西國家工業產權局的審查實踐與國際規則及司法實踐保持一致，被稱為巴西商標法的轉折點。文章以巴西新規作為契機，溯源“獲得顯著性”理論基礎與國際規則，并通過對比中巴“獲得顯著性”規則與實踐，為中國大陸主體出海南美市場提供合規參考，以期在遵守規則的基礎上充分利用“獲得顯著性”規則，為中國品牌在海外市場贏得更大的競爭優勢。

關鍵詞：固有顯著性 獲得顯著性 第二含義 商標性使用 通用化

根據中華商標協會于2025年05月發布的《中國企業海外商標品牌發展報告》[1]，近10年來，中國大陸主體在海外單一國家商標申請數量高達2189223件，較上個10年增速超6.5倍，已經連續多年位居全球第一。這一方面體現出中國企業出?！吧虡讼刃小钡臋嗬庾R顯著增強，另一方面亦說明中國大陸主體始終積極開拓海外市場，持續謀求新的經濟增長點。而南美洲作為中國企業海外布局商標的新興市場，已有68461件商標注冊申請。其中，就中國大陸央企海外商標申請注冊的地域情況而言，共覆蓋了全球152個國家或地區，巴西為申請量最多的國家。中國企業商標出海遇行政糾紛的案件數量中，除了傳統出口市場的歐盟、美國、英聯邦、日本外，巴西作為單一國家，所涉行政案件量達840件，占據中國大陸企業近10年海外商標各類型糾紛案件的2.10%。由此可見，作為拉美地區占地面積最大、經濟實力最強的國家，巴西已然成為中國大陸主體商標海外布局的新興陣地，但同時也是商標行政糾紛高發地。在此形勢背景下，了解巴西最新的商標規則以及與我國立法實踐的差異、合理規避商標行政糾紛實乃企業出海南美市場的關鍵之舉。

Part.1
何謂“獲得顯著性”

（一）“獲得顯著性”的理論基礎及國際規則

顯著性是指商標從總體上具有的能與他人同一種或類似商品上使用的商標區別開來的獨有的特征，即商標的獨特性（區別性）和識別性。獨特性是指某一標志具有的不同于其他標志的特征。識別性是針對標志與其標示的對象之間的關系而言，是指標志不能是表述對象的通用名稱，也不能是對標示對象屬性的描述[2]。就與其標示對象之間的關系來說，商標的顯著性與其指定使用商品或服務的關聯程度呈反比關系，即若某商標與其指定商品或服務關聯性越為密切，其顯著性便越弱；與其指定商品或服務的關聯越為疏遠，該標志可作為商標被識別的可能性便越大。1976年，美國第二巡回法院弗蘭德利法官在Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.案中將商標劃分為通用 (generic)、描述性 (descriptive)、暗示性 (suggestive)、任意性 (arbitrary) 和臆造性 (fanciful)。前述商標分類中，就顯著性的強弱而言，從強至弱依次為臆造性、任意性、暗示性、描述性、通用術語；但就顯著性的有無而言，臆造性、任意性、暗示性商標具有固有顯著性，通用術語通常難以獲得顯著性，爭議較大的便是描述性商標。

通常來說，描述性商標僅直接體現商品的重量、質量或服務的內容等特點，與商品或服務的關聯較為緊密，屬公有領域概念，無法發揮識別與區分商品來源的作用，也不應被某個經營者獨占。但若某標志通過持續有效的商業使用，使得相關公眾將其與某企業提供的商品或服務相聯系，企業將冠有該商標的商品或服務投入市場，幫助消費者降低了搜索成本，同時也真正發揮了承載商譽之功能，便應“使創造利益者享受該利益”。因此，商標法承認“獲得顯著性”的原因實際在于使企業長期誠信經營產生的無形資產獲得法律保護[3]。

獲得顯著性（acquired distinctiveness），也稱后發顯著性或者“第二含義”（secondary meaning），是指商標的構成要素本身不具有獨特性和可識別性，但是通過實際使用后取得了可識別性[4]。需要指出的是，“獲得顯著性”，或稱“第二含義”并非是次要含義或稀缺含義，而是具有初始含義的標志通過使用產生的含義，該含義實際為商業環境中的主要含義甚至是唯一含義[5]。同時，“第二含義”不同于《商標法》第10條第2款的“其他含義”?！渡虡朔ā返?0條第2款的“其他含義”是強于地名的固有含義，與顯著性無關，也并非經過使用產生的新含義。例如在“芙蓉”無效宣告案[6]中，申請人認為“芙蓉”是長沙市縣級以上行政區劃地名，故主張爭議商標違反《商標法》第10條的規定，應予以無效。國知局經審理后認為：

“芙蓉”亦指荷花或木芙蓉，故爭議商標的文字“芙蓉”已經產生了區別于行政區劃地名“芙蓉”的其他含義，并據此對爭議商標維持注冊。

由此可見，第10條第2款的“其他含義”強調區別于地名并強于地名的本義，而非經過市場使用獲得的含義。

然而，若某個缺乏顯著性的標志經過使用獲得后發顯著性，也必然存在具有顯著性的標志經過使用喪失顯著性的可能。根據顯著性的概念，其應當具有區別于其他標志的特征，即獨特性。但若該標志經過大量市場使用演變為同行業競爭者所通用，其將喪失獨特性，如Aspirin商標對相關公眾而言，已然是乙酰水楊酸的代名詞[7]。由此可見，商標的顯著性并非一成不變的命題，需要權利人通過正當、規范地使用方法來積極維護。

各國商標法以及有關國際公約都將顯著性作為商標構成的必要條件和商標注冊的絕對條件[8]。對于“獲得顯著性”，《巴黎公約》第6條之五第3款第1項規定：

“決定一項商標是否應予保護，必須考慮到一切實際情況，特別是商標已使用期間的長短”。

TRIPs協議第15條第1項規定：

“如標記無固有的區別有關貨物或服務的特征，則各成員可以由通過使用而獲得的顯著性作為注冊的條件”。

美國、歐盟、法國、德國、日本等國大多都承認商標“經過使用獲得顯著性”或“第二含義”，我國亦然。

（二）我國“獲得顯著性”[9]立法及實踐概況

自我國《商標法》于1982年誕生之時，便有“商標應當有顯著特征，便于識別”的規定。彼時，“通用名稱和圖形、直接表示商品的質量等特點”，即“缺乏顯著性的標識”不得作為商標使用。1993年《商標法》第一次修正未對顯著性問題作修改。2001年中國加入WTO，為履行成員國義務，使國內法與國際公約相適應，《商標法》同年便進行了第二次修正，并首次區分禁用條款和禁注條款，“缺乏顯著性的標志”從禁用條款分離，規定于第11條“不得作為商標注冊”的情形之中，同時增加“獲得顯著性”的規定，這意味著“缺乏顯著性的標志”并非絕對不能獲準注冊，若是“經過使用取得顯著性，并便于識別的，可作為商標注冊”，由此擴大了商標可注冊范圍。但事實上，在“獲得顯著性”尚未納入立法時，我國商標行政審查實踐已有承認“商標經過使用獲得顯著性”而準予注冊的案例，如兩面針、五糧液、茅臺、青島、竹葉青等[10]。如此說來，2001年我國從立法上承認“商標經過使用取得顯著性”既是履行國際義務，亦是對多年來商標行政審查實踐的積極回應。此后，《商標法》在2013、2019年進行了兩次修正，但第11條顯著性條款均未作明顯變動，僅在第1款第3項增加“其他”二字作兜底。

第11條共有2款，第1款規定了“不得作為商標注冊的標志”，分為三種情形：其一，僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的。這也就是我們常說的通用性標識不具有識別與區分來源的作用；其二，僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的。該項指向描述性標志；其三，其他缺乏顯著特征的。一般而言，該款是指按社會通常觀念，不具有識別與區分商品來源的標志，例如網絡流行詞匯、表情包、廣告宣傳用語等。第2款為“不得作為商標注冊的標志”提供注冊可能性的新路徑，即屬于上述三種情況的標志若“經過使用取得顯著特征，并便于識別的”，可以作為商標注冊。對于如何認定某標志是否經過使用獲得顯著性并具有可注冊性，《商標法》未作細化。

北京市高級人民法院《商標授權確權行政案件審理指南》（2019）（下稱“北高《審理指南》”）、國家知識產權局《商標審查審理指南》（2021）（下稱“國知局《審理指南》”）進一步明確了第11條“獲得顯著性”的具體判斷方法。北高《審理指南》中將：

（1）標志足以發揮識別商品來源作用；
（2）使用標志的時間、地域、范圍、規模、知名程度等；
（3）其他經營者使用該標志的情況

納入綜合考慮范圍，同時指出獲得顯著性僅限于使用該標志的商品，不包括與其類似的商品。

國家知識產權局《審理指南》歸納出五點考量因素：

（1）相關公眾對該標志的認知情況。其中，對“相關公眾”的理解可參照北高《審理指南》9.1的規定，相關公眾系與該商標指定使用商品或者服務有關的消費者和與前述商品或者服務的營銷有密切關系的其他經營者等主體；

（2）該標志在指定商品或者服務上實際使用的時間、使用方式、同行業使用情況。重點關注最早使用時間、商標申請日的前后使用情況；

（3）使用該標志的商品或者服務的銷售量、營業額及市場占有率。例如列明《十萬個為什么》書籍的印刷數量統計、審計報告等；提交冠以“fresh”的產品在上海、北京、廣州等多個地區進行銷售的專柜信息列表、銷售發票等；

（4）使用該標志的商品或者服務的廣告宣傳情況及覆蓋范圍，多體現在廣告發布合同、雜志刊登頁面、網絡及紙媒宣傳報道等推廣宣傳材料中；

（5）使該標志取得顯著特征的其他因素。

（未完待續）

注釋：
[1] 2025年05月，中華商標協會商標海外維權工作委員會發布《中國企業海外商標品牌發展報告》，對中國大陸企業2015至2024年海外商標布局與維權趨勢展開分析。參見《中華商標協會商標海外維權工作委員會發布〈中國企業海外商標品牌發展報告〉》，載中華商標協會微信公眾號2025年05月29日，https://mp.weixin.qq.com/s/jkxc6NHWcdkTxM15X_0gXw。
[2] 馮曉青：《知識產權法》（第四版），中國政法大學出版社2024年版。
[3] See Fromer, Jeanne C., AGAINST SECONDARY MEANING, Notre Dame Law Review, vol.98, Issue 1(November 2022).
[4] See Fromer, Jeanne C., AGAINST SECONDARY MEANING, Notre Dame Law Review, vol.98, Issue 1(November 2022).
[5] 熊文聰：《論商標法中的“第二含義”》，載《知識產權》2019年第4期。
[6] “芙蓉”無效宣告案，國家知識產權局商評字[2024]第0000122812號《關于第35969608號“芙蓉”商標無效宣告請求裁定書》。
[7] See Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. 505 (S. D. N. Y. 1921).
[8] 馮曉青：《知識產權法》（第四版），中國政法大學出版社2024年版。
[9] 為與我國《商標法》用詞一致，后文僅使用“獲得顯著性”一詞，不再同時使用“第二含義”。
[10] 張耕：《試論“第二含義”商標》，載《現代法學》1997年第6期。

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