加拿大《商標法》及《商標條例》重大修訂要點解析｜企業海外知識產權保護與布局（五十二）

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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：陶佳竑 中國貿促會專利商標事務所

關于加拿大《商標法》（R.S.C., 1985, c. T-13）及《商標條例》（SOR/2018-227）的修正案已于2025年4月1日生效。此次修訂旨在落實加拿大政府2018年知識產權戰略，主要影響商標權利人、商標異議委員會（Trademarks Opposition Board下稱"委員會"）及聯邦法院訴訟程序的參與方，僅適用于2019年6月17日及之后公告的商標申請。

本文從商標注冊局和聯邦法院兩個層面對本次修訂進行解析。

一、商標注冊局的職權擴展

1、新增官方標志（official mark）注冊的撤銷權

官方標志是指加拿大公共機構（包括政府機構）使用的徽章、紋章和標志。官方標志一旦被注冊，那么他人不得任意使用。未經注冊人同意，包含官方標志的商標或者混淆性近似商標使用，不管使用于何種類別的產品或者服務都屬于侵權行為。不同于一般商標，官方標志一旦注冊則長期有效，無需辦理續展。如此寬泛的權利范圍下，申請人如得不到官方標志權利人的同意只能通過聯邦法院判決或者行政訴訟途徑才有可能取得使用權。新的修訂生效后，有以下兩種情況的，注冊局將有權直接撤銷官方標志的注冊：

1）權利主體不具備公共機構資質；
2）權利主體已不存在。

注冊局可依職權啟動對官方標志的公共屬性審查，申請人可通過提交證明材料請求啟動該程序。

本次修訂突破了傳統"公共機構單方同意"制度限制，為申請人提供了除聯邦法院訴訟和行政訴訟外的第三條救濟途徑，緩解了因公共機構拒絕同意導致的注冊障礙問題。

2、委員會程序新增三項規定

自2025年4月1日起，商標注冊局將獲得三項重要程序性權力，適用于根據《商標法》第11.13條（地理標志異議）、第38條（商標異議程序）和第45條（撤銷程序）啟動的委員會程序。

1）保密令簽發權限

舊法下，委員會程序中所有證據材料必須公開?！稐l例》修訂后注冊局可在證據提交截止前隨時簽發保密令。保密令申請必須包含以下內容：

（1）對申請保密證據的具體說明；
（2）聲明該證據尚未公開；
（3）闡述需要保密的理由；
（4）說明程序另一方是否同意該請求；
（5）注冊官為裁定該申請所需的其他任何信息。

《條例》修訂條款同時規定，注冊局在決定是否簽發保密令時，必須考量程序公開透明所涉及的公共利益。目前注冊局采用加拿大最高法院在Sierra Club案和Sherman Estate案中確立的三步檢驗法：

（1）程序公開將嚴重損害重大公共利益（如商業秘密泄露）；
（2）無其他合理替代措施可降低風險；
（3）保密令的積極效益大于公開產生的負面影響。

修訂條款還明確，在已簽發保密令的程序中，注冊局可根據實際情況隨時修改命令；若不再認定相關證據需保密，亦可撤銷該命令。  

根據《商標法》第56條上訴時，注冊局簽發的保密令經聯邦法院備案后可繼續有效。

2）判給訟費制度

與其他國家知識產權局及法院的機制不同，舊法下加拿大當事人無論何種情形下都無需承擔對方的訴訟費用成本，費用裁決不用于補償訴訟開支。修訂后建立的制度旨在通過費用裁決遏制當事人在委員會程序中的不當行為，并激勵其高效推進程序。若存在特定情形，無論當事人在程序中是全部勝訴還是部分勝訴，注冊局均可判給訟費。

《條例》修訂條款明確了在異議程序中，注冊局在下列情形下可作出裁決：

? 商標注冊申請因涉及一項或多項商品/服務的惡意申請而被駁回；
? 在原始申請根據《商標法》第37(1)款公告后提交分案申請，且費用裁決針對該分案申請；
? 聽證請求方在預定聽證日前不足14天撤回請求；
? 當事人不當行為導致程序不當延誤或費用增加。

對于《商標法》第45條撤銷程序，《條例》規定注冊局僅在以下情形裁決費用：

?聽證請求方在預定聽證日前不足14天撤回請求
? 或當事人不當行為導致程序不當延誤或費用增加。

費用金額根據注冊局裁決時啟動程序的費用標準計算，具體如下：

? 商標注冊申請因惡意申請被駁回的：按《條例》附表異議聲明費的10倍計；
? 原始申請公告后提交分案申請且被裁決費用的：按異議聲明費的2倍計；
? 聽證請求方在預定聽證日前不足14天撤回請求的：按異議聲明費或第45(1)條通知請求費的2倍計；
? 當事人不當行為導致程序不當延誤或費用增加的：按上述費用的5倍計。

費用裁決僅在委員會作出最終決定后方可啟動費用裁決程序，且注冊局僅可應一方請求在特定情形下裁定固定金額的費用，不得主動裁決。為便于費用裁決決策，《條例》要求費用請求必須說明理由及具體事實依據，并規定必須通過委員會在線服務提交請求，同時明確了請求時限。費用裁決決定及理由將載于注冊局對該程序的最終處理意見中。

（注：本條款不溯及既往，僅適用于2025年4月1日后啟動的程序）

3）案件管理制度

盡管注冊局長期以來一直依據普通法原則行使案件管理權—即在履行準司法職能時自主掌控程序規則——但本次《條例》修訂案首次以明文形式規定了注冊官在委員會程序中行使案件管理權的具體方式。

案件管理的目的是使注冊局能夠根據《條例》第95.2條，在符合公平原則的前提下，以高效且經濟的方式對委員會程序作出指示或命令。 在特殊情況下，注冊局可隨時將上述程序指定為案件管理程序。此時，注冊局擁有高度靈活性以調整程序，包括有權設定完成步驟的時間或方式，即使《商標法》或《條例》中已規定相關時限或程序。

適用案件管理的情形包括但不限于以下情形：

（1） 延長截止日期以協調多個關聯程序；
（2） 合并審理關聯案件或安排連續審理；
（3） 召開電話會議高效解決問題（例如聽證會便利措施請求或含機密信息的證據提交方式）；
（4） 通過電話會議安排聽證會流程（涉及多起關聯程序、案情異常復雜、需討論機密信息或存在出席爭議的聽證會）；
（5） 處理可能導致程序拖延的不合作行為（如當事人未提供交叉質詢可用日期）；
（6） 其他情形下也可能啟動案件管理。當事人可致函注冊局提請關注需管理的程序。

當注冊局決定啟動案件管理（如協調多案截止日期、安排合并審理或召開電話會議）時，將書面通知各方。程序轉為案件管理時亦會書面告知。

案件管理僅涉及程序事項，不涉及實體裁決。注冊局不會通過案件管理作出實體性裁定（例如在裁決前認定當事人未履行舉證責任）。

根據《法案》第47條延長時限時，注冊局必須確認"情況合理"或截止日前未采取行動"確屬不可避免"。若依據第47(1)或(2)條已拒絕延期請求，注冊局通常不會運用案件管理權再次批準，以免引發不確定性、低效和拖延。

當事人若擬撤銷全部/部分異議聲明、修改異議聲明/答辯聲明或申請提交補充證據，應依據《法案》及《條例》相關規定提出。注冊局通常不會在異議程序中運用案件管理權處理此類實體請求，以免違背案件管理初衷。

特殊情況下，注冊局可依職權或應一方/雙方請求，隨時將程序指定為案件管理程序。指定時需綜合考量以下因素：

（1） 需注冊局干預的程度；
（2） 證據性質與體量；
（3） 程序復雜性；
（4） 當事人是否委托代理；
（5） 關聯案件數量；
（6） 是否存在實質性拖延。

目前注冊局明確三種適宜指定為案件管理程序的情形：

（1）分案申請異議

當同一異議人以相似理由對分案申請提出異議時，可合并文件提交、裁決或聽證。

（2）議定書申請更正

若異議啟動后國際局對議定書申請作出實質性修正導致重新公告，可視為異議文件自動適用于修正后的申請。

（3）涉密程序

對已簽發保密令的案件，案件管理可用于：

? 高效提交/送達涉密文件；
? 制定聽證會保密措施；
? 發布經脫密的裁決書。

案件管理程序原則上由同一商標異議委員會成員全程負責，包括作出指示、中間裁決、主持聽證及發布決定。

二、聯邦法院訴訟程序的新規

1、上訴新證據提交限制

根據《商標法》第56條上訴時，條例要求必須經法院許可方可提交新證據， 旨在促使當事人在行政階段充分舉證。

2、三年內注冊商標的強制使用要求

對于注冊未滿3年的商標，權利人在依據第19/20/22條主張權利時必須證明該商標已在加拿大使用，旨在防止權利人濫用尚未經受"不使用撤銷"程序檢驗的商標權。

綜上，本次修訂案重點在于提升商標爭議解決效率，遏制權利濫用行為，強化商標使用作為權利維持基礎的原則。經過本次修訂，商標注冊局的行政管理權在商標注冊程序中得以明顯加強,更加注重公平原則,特別是案件管理程序的明文規定對于中國知識產權立法都有借鑒意義。對于中國企業，如在加拿大存在官方標志障礙而被駁回的情形，可以依據新修訂的法案和條例的相關規定重新考慮在加拿大的商標注冊。新增的保密令簽發程序有利于企業在商標異議和撤銷案件中維護企業商業秘密。案件管理程序明文化后，當事人可以主動致函啟動案件管理程序，增加勝訴幾率?？傊?，加拿大商標注冊局行政管理職能的擴大是件好事，利用得當可大大減少注冊程序進入司法程序，降低成本的同時也縮短了取得商標注冊的周期。

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（原標題：【一家之言】加拿大《商標法》及《商標條例》重大修訂要點解析）

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

作者：陶佳竑 中國貿促會專利商標事務所

編輯：IPRdaily趙甄          校對：IPRdaily縱橫君

注：原文鏈接：加拿大《商標法》及《商標條例》重大修訂要點解析｜企業海外知識產權保護與布局（五十二）（點擊標題查看原文）

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