從一件國際發明專利被無效案，談專利文書的撰寫

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原標題：從一則國際發明專利被無效案談專利文書的撰寫 

——常州市恒成塑料機械有限公司訴國家知識產權局專利復審委員會、第三人溫德莫勒及霍爾希爾公司發明專利確權案

關鍵詞：民事、知識產權、專利、專利確權、無效宣告、必要技術特征

相關法條：《專利法》第26條第4款、第22條第3款，《專利法實施細則》第20條第1款、《行政訴訟法》第54條第1項。     

涉案專利涉及名稱為“制作叉形底袋的裝置”的發明專利，申請日為1996年1月25日，申請號為96104312.1，優先權日為1995年1月25日（德國優先權），授權公告日為2002年5月1日，專利權人為溫德莫勒及霍爾希爾公司。專利復審委員會宣告專利權部分無效（第20677號無效宣告請求審查決定書），北京市第一中級人民法院維持復審委無效決定，北京市高級人民法院撤銷一審行政判決和復審委的無效審查決定。

無效請求人（一審原告、二審上訴人）恒成公司主要提出三點無效理由：

無效理由一、本專利“權利要求5不符合專利法第26條第4款的規定，未清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍”；

無效理由二、本專利“權利要求1不符合專利法實施細則第20條第2款之規定，缺少必要技術特征”；

無效理由三、本專利“權利要求1-10不符合專利法第22條第3款的規定，不具備創造性”。 

一審法院，（2013）一中知行初字第2680號，裁判認為：

關于無效理由一：授權的權利要求5中“如比”僅是打字錯誤，并且該瑕疵對于本領域技術人員而言并沒有造成權利要求5限定的范圍不清楚的問題，權利要求5不清楚的無效宣告理由不能成立。

關于無效理由二：獨立權利要求所必須記載的必要技術特征，是針對發明創造所要解決的技術問題而言的，并非針對規?；?、商業化生產等現實生產目的而言的；而預先標出袋底中央線僅是本發明中一個優選的技術方案，在未設置標刻裝置標出袋底中央線的前提下，雖然在工業化生產中不具有經濟性，但并不導致本專利權利要求所限定的技術方案絕對不可實施。

關于無效理由三：本專利權利要求1相對于證據材料的區別技術特征帶來了技術方案構思上的明顯差異，且現亦無任何證據表明該區別屬于公知常識。 

二審法院，（2014）高行終字第1271號，裁判認為： 

關于無效理由一：《專利法實施細則》第二十條第一款規定：“權利要求書應當說明發明或者實用新型的技術特征，清楚、簡要地表述請求保護的范圍?！薄霸摶搴驮谲浌芏蔚妮斔头较蛏衔挥诨迩懊娴某尚螇侯^是按照高度分級設置”是否清楚。

首先，對于“該滑板和在軟管段輸送方向上位于滑板前面的成形壓頭是按照高度分級設置”，專利復審委員會的解釋為“滑板的寬度與包角的大小是相關的，包角大小與壓頭的大小是相關的，因此滑板的寬度與壓頭的大小是分級設置的”。

但是，本專利權利要求5中所限定的是“滑板與壓頭按高度分級設置”，并不是限定“滑板的寬度與壓頭的大小”之間的關系。專利復審委員會的理解，無事實依據。

其次，專利復審委員會所解釋的“滑板的寬度與壓頭的大小”之間的關系，與本專利權利要求5所限定的“軟管段與其拉開的底部可以毫無阻礙地在這些構件下方通過輸送”并無關聯，表明專利復審委員會的理解是錯誤的。

再者，在二審訴訟程序中，專利權人只是復述說明書中與權利要求書相同的表述，并沒有具體說明“該滑板和在軟管段輸送方向上位于滑板前面的成形壓頭是按照高度分級安置”的含義。

綜上，即結合本專利說明書，“該滑板和在軟管段輸送方向上位于滑板前面的成形壓頭是按照高度分級安置”對本領域技術人員而言，仍然是不清楚的。 

關于無效理由二：《專利法實施細則》第二十一條第二款規定：“獨立權利要求應當從整體上反映發明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征?！?/span>

在本專利權利要求1沒有限定“壓痕板”或“樣板”的情況下，加工對象是否會在加工過程中形成兩個對稱的壓角進而形成十字形的底袋，可能會受到加工對象軟管段的軟硬程度及其與滑板的摩擦力大小的影響，在本專利權利要求1沒有限定上述特征的情況下，本領域技術人員有合理理由懷疑本專利權利要求1的技術方案無法將袋底部拉開成一個底正方形，更無從進行后續的袋底折疊操作。

因此，在本案現有證據基礎上，本權利要求1缺少實現其發明目的的必要技術特征，不符合《專利法實施細則》第二十一條第二款的規定。

在本專利權利要求1不符合《專利法實施細則》第二十一條第二款的規定的基礎上，專利復審委員會應當根據恒成公司的無效請求對本專利其他相關權利要求是否符合《專利法實施細則》第二十一條第二款的規定進行審查。

關于無效理由三：《專利法》第二十二條第三款規定：“創造性，是指同申請日以前已有的技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型有實質性特點和進步?！?/span>

本專利權利要求1所要求保護的技術方案與證據1公開的內容相比，區別特征屬于本領域中的慣用技術手段，本權利要求1相對于證據1在整體上對本領域技術人員而言是顯而易見的，不具備創造性。

專利復審委員會和一審法院認為本專利符合《專利法》第二十二條第三款的規定，結論錯誤，應當予以糾正。在本專利權利要求1相對于證據1不具備創造性的基礎上，專利復審委員會應當在此基礎上根據恒成公司的無效請求對本專利其他權利要求相對于證據1及其他證據的結合是否具備創造性進行認定。 

專利無效過程中，關于創新性問題是一個最普遍最基礎的問題。本文對此不予探討。但是，我認為，另外兩個無效理由所引發本判決對專利文書的撰寫指出的問題卻是值得專利代理人和申請人重視的。

眾所周知，缺少必要技術特征，很難用證據來證明。

本專利在庭審過程中，代理律師首先從相關技術近百年的工藝常識開始陳述以達到消除法官的技術盲點，然后再進一步根據無效程序時提供的公知技術證據證明作為“限定底部折疊界限裝置”，是實現本專利發明目的的必要技術特征。

最后，代理律師使用一個普通的信封作為道具把本專利的復雜工藝用最抽象最簡單的方式當庭演示，以便增強法官的感性認識。這可能是造成案情翻轉的原因之一。

但是，從專利撰寫的角度來講，本專利首先要存在這一致命缺陷，才可能被發現、被無效。因此，本專利之所以存在這一致命缺陷，就是因為專利撰寫中對發明目的和技術效果的描述出現重大瑕疵。

常規意義上來講，一項專利的權利要求1保護范圍最大，其所實現的發明目的也通常是該發明創造最基本的功能，絕非最佳。因此，在撰寫過程中，對發明目的和技術效果也應該分層次描述，每一個技術特征或者每一項從屬權利要求對應的功能和效果都要分別描述，且要不惜筆墨的詳細闡述。

如果任意夸大有益效果，極可能留下被無效的隱患。本專利文書還有“不清楚”的缺陷，事實上有兩層關系在里面：

第一層關系，若仔細分析本專利的優先權文件（德文同族專利），實際上進入中國時存在翻譯缺陷。也就是說，一份國際專利申請，從一種語言翻譯到另一種語言時，稍有不慎，可能后患無窮。

第二層關系，誠如本專利的判決書所述，并非專利說明書對權利要求中的文字進行了簡單重復就是“支持”、就是“清楚”，撰寫時，說明書應該對權利要求書所概括的技術方案給予“真正的支持”，權利要求書所概括的技術方案與專利說明書是兩個概念。

有時雖然有非常好的技術方案，但是，如果專利申請文件沒有寫好，不論是否被授權，最終也可能會因不符合專利法的相關規定而被宣告無效。

因此，當事人不但應當重視技術創新，在申請專利時更要高度關注專利申請文件的撰寫。殘酷的事實一次次驗證過無數好的技術方案因為撰寫的失誤而最終無法獲得保護。

究其原因，是因為專利代理是一種對專業性要求很強的職業。專利代理不是一種中介，而是一種新的創新性勞動。在“黑代理”橫行、代理機構相互壓價惡性競爭、甚至出現互聯網免費代理的時代，對于專利申請人來說，是僅僅希望獲得形式上的授權（俗稱“垃圾專利”），還是希望技術創新獲得真正的法律保護，成為真正有價值的基礎專利、核心專利，那么第一關也是最重要的一關就是要好好選擇專利代理人。

來源：知識所

作者：張蘇沛    南京知識律師事務所  管理合伙人

編輯：IPRdaily趙珍    校對：IPRdaily縱橫君

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