“鄂爾多斯1980”獲得馳名商標保護：品牌傳承與創新的司法見證

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“內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司訴某商貿公司和某農牧業公司侵害商標權糾紛案?！?/b>

來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）

在商標維權領域中，馳名商標認定與保護一直是備受關注的焦點。近期，內蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司（以下簡稱“鄂爾多斯公司”）訴某商貿公司和某農牧業公司侵害商標權糾紛一案，原告權利基礎“鄂爾多斯 1980”在具有商標及地名雙重屬性下，以數十年品牌匠心傳承下不斷鑄就的高知名度、強顯著性成功克服地名正當使用等重重抗辯，生動呈現了含地名馳名商標跨類保護的典范，于理論研究及司法實踐具有重要意義。

Part.1
案件背景

鄂爾多斯公司創立于1979年，經過40多年的發展，其“鄂爾多斯”品牌在羊絨服裝領域積累了極高的知名度和美譽度。1999年，“鄂爾多斯”商標被原國家工商總局認定為中國馳名商標。2017年2月，鄂爾多斯公司又注冊了第19001360號“鄂爾多斯1980”商標，該商標定位于傳承羊絨匠心經典，突出在服裝領域的專業性。經過長期的宣傳和使用，該商標已承繼了原馳名商標的商譽，為公眾廣為知曉，并在服裝等商品上具有較高的知名度和品牌影響力。然而，某商貿公司和某農牧業公司卻在其銷售的牛肉干產品以及公司院內廣告牌、宣傳欄中使用了與鄂爾多斯公司注冊商標相同字體的“鄂爾多斯”文字。鄂爾多斯公司認為，二被告的行為構成對其馳名商標的侵害，屬于商標侵權行為，遂向法院提起訴訟。

Part.2
爭議焦點

1.在已經認定“鄂爾多斯”商標為馳名商標情況下，涉案第19001360號“鄂爾多斯1980”注冊商標再次跨類進行馳名商標保護的必要性；

2.“鄂爾多斯1980”商標是否承繼了原馳名商標“鄂爾多斯”的商譽；

3.在“鄂爾多斯”具有商標和地名雙重屬性下，地名正當使用抗辯的認定條件。

Part.3

法院審理亮點

（一）“鄂爾多斯1980”馳名認定必要性及商譽承繼合理性

“鄂爾多斯1980”商標馳名認定必要性。原告權利商標“鄂爾多斯ERDOS”在先認馳基礎上，本案選擇“鄂爾多斯1980”進行馳名商標保護。一方面，馳名商標以按需認定、個案認定為原則，本案被訴侵權行為發生于牛肉干食品類別，與原告主張案涉商標25類商品不類似，商標跨類保護需進行認馳。另隨著企業的發展，其經營范圍和品牌戰略往往會不斷調整與優化。原告鄂爾多斯公司在數十年發展過程中，基于企業戰略需要，將原有“鄂爾多斯ERDOS”商標拆分、升級、重塑為包含“鄂爾多斯1980”和“ERDOS”在內的五大子品牌。其中“鄂爾多斯”核心顯著標識得以保留，并通過不同品牌定位滿足不同消費群體需求，進一步提升了品牌市場影響力與競爭力。根據現有商標使用頻率及品牌部署側重，選擇承繼商標進行認馳具有合理性及必要性。

《北京市高級人民法院商標授權確權行政案件審理指南》第15.2規定：“訴爭商標申請人的在先商標注冊后、訴爭商標申請前，他人在相同或者類似商品上注冊與訴爭商標相同或者近似的商標并持續使用且產生一定知名度，訴爭商標申請人不能證明該在先商標已經使用或者經使用產生知名度、相關公眾不易發生混淆的情況下，訴爭商標申請人據此主張該商標應予核準注冊的，可以不予支持”。根據商標商譽延續性規定，“鄂爾多斯1980”商標于2017年核準注冊，其傳承了“鄂爾多斯”品牌四十年積累的信任與聲譽。結合“鄂爾多斯”品牌在早期長期使用“鄂爾多斯ERDOS”商標的事實，可以認定“鄂爾多斯1980”商標所承載的商譽是原告多年來對“鄂爾多斯”馳名商標持續使用、不斷積累和沉淀的結果。這種商譽的承繼并非簡單的品牌延伸，而是基于企業長期的品牌建設、市場推廣和消費者認可所形成的深厚商業價值，故涉案注冊商標承載有“鄂爾多斯ERDOS”商標于1999年1月5日被原國家工商行政管理總局授予馳名商標的榮譽。

最終，法院根據《商標法》第十四條及相關司法解釋的規定，從鄂爾多斯公司提交的使用該商標的市場份額、銷售區域、利稅；該商標使用的持續時間；該商標宣傳工作的持續時間、程度、資金投入及地理范圍；該商標作為馳名商標受保護的記錄；該商標享有的市場聲譽等綜合以上因素，法院認定涉案第 19001360 號“鄂爾多斯1980”注冊商標在被訴侵權行為發生時已構成馳名商標。

（二）地名正當性使用抗辯不成立

本案法院就被告地名正當性使用抗辯的裁判對司法實踐具有重要意義及參考作用?！吨腥A人民共和國商標法》第五十九條第一款規定，注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。根據上述法律規定，本案應審查二被告使用被訴侵權標識是否屬于正當使用，若使用正當，則原告無權禁止二被告使用，若使用不正當，則其使用行為可能侵害原告享有的注冊商標專用權。但目前相關法律對“何為正當”并無明確規定，法院在確定被訴侵權標識與案涉注冊商標近似基礎上從二被告的使用方式、使用目的等方面對地名正當性使用抗辯進行了綜合判斷。

1.被訴侵權標識屬于商標性使用、惡意使用

被告抗辯其在產品包裝上使用了自己的注冊商標，其使用“鄂爾多斯情”等文字并非商標性使用，且與原告的“”注冊商標在文字結構、顏色、排列方式等方面存在明顯差異。法院認為二被告在其銷售的牛肉干產品以及公司院內廣告牌、宣傳欄中突出使用“鄂爾多斯”文字、惡意縮小“情”字，且與鄂爾多斯公司的注冊商標在文字字形、字體設計等方面一致，二者的主要識別部分也是“鄂爾多斯”，因此被訴侵權標識屬于商標性使用且與涉案注冊商標標識構成近似。

2.標識近似性使用構成混淆，地名正當性使用抗辯不成立

二被告近似爭辯基礎上再次抗辯認為被訴侵權標識使用在牛肉干等食品類別與涉案注冊商標商品不相同或類似，不足以使相關公眾對來源產生混淆和誤認，且其使用的標識中“鄂爾多斯”是屬于公共資源的地名，其使用僅表明牛肉干產自鄂爾多斯，屬于正當合理的善意使用，不構成侵權。對此，法院明確在“鄂爾多斯”具有地名和商標雙重屬性的情況下，鄂爾多斯公司已提交充分證據證明涉案注冊商標經過長期持續使用，該商標標識中的呼叫部分“鄂爾多斯”已經脫離了地名的固有含義，而與原告及其產品建立了穩定的聯系，具有識別商品來源的含義。

使用方式上，按照正常經營慣例，生產者表明產品產地時，一般只需在生產企業下方標注生產地址或者在產品說明、產品參數等產品信息中描述性說明產品產地即可。本案中，被告的包裝禮盒側面在合理位置已標注“生產商”和“地址”情況下，在包裝禮盒正面及小包裝中間位置突出放大使用“鄂爾多斯”文字，使用方式非基于描述商品產地意義上的正當使用。

使用目的上，原、被告作為同一地區的經營主體，被告應明知原告及其注冊商標的知名度和市場影響力，在經營過程中，其未突出使用其自行注冊的商標而將被訴侵權標識“鄂爾多斯情”變換字體大小方式置于顯著位置，明顯具有不正當利用“鄂爾多斯1980”商標所承載的市場聲譽的主觀故意，客觀上亦會割裂“鄂爾多斯1980”商標與權利人鄂爾多斯資源公司之間所建立的唯一指向性聯系。

Part.4
判決結果

最終，法院判決二被告賠償鄂爾多斯公司經濟損失及維權合理開支20萬元，并承擔案件受理費。

Part.5
從鄂爾多斯侵權案件看地名馳名商標保護

本案中，先有“鄂爾多斯”馳名商標，后設立鄂爾多斯市，即私權先于城市名稱確立，與先有城市名稱后有注冊商標不同?！岸鯛柖嗨?980”延續了原“鄂爾多斯”馳名商標的商譽，“鄂爾多斯1980”馳名認定不僅是對原告品牌建設成果的肯定，更是對商標商譽承繼的法律認可。商譽作為企業無形資產的重要組成部分，其承繼性體現了企業品牌價值的延續性和穩定性。通過認定“鄂爾多斯1980”商標為馳名商標，法院不僅保護了原告在服裝領域的核心品牌價值，還為該商標在其他非類似商品類別上提供了更廣泛的保護，有效防止了他人惡意攀附和侵權行為，維護了市場的公平競爭秩序。同時，這一認定也為其他企業在品牌戰略調整和商標管理方面提供了重要參考。企業在進行品牌拆分、升級或重塑時，應注重保留核心品牌元素，確保商譽的延續性，并通過持續的品牌建設和市場推廣，進一步鞏固和提升品牌的市場地位。

另馳名商標本身具有較高門檻與標準，而含地名的馳名商標更值得保護與珍惜，商標法規制下，馳名商標認定不僅要求商標在相關公眾中具有極高的知名度，還需考量商標的持續使用時間、宣傳推廣的廣度與深度、市場占有率以及作為馳名商標受保護的記錄等諸多因素。而當含地名的商標進行馳名認定時，其認定標準更是層層加碼，既要考量地名本身的公共資源屬性，又要確保商標經過長期使用和宣傳，已超越地名的固有含義，形成獨特的商業標識性和顯著性。因此，“鄂爾多斯1980”馳名商標的認定，不僅是對其數十年商譽承繼的高度認可，更是對其在市場中極高影響力的權威背書，具有高度稀缺性和典范性，理應得到更為充分的保護與倍加珍惜。

此外，地名正當使用抗辯是個體私權與公共利益平衡的體現，它旨在確保地名作為公共資源的合理利用，同時防止商標權利的過度擴張。然而，這一抗辯并非突破權利邊界的借口，更不能成為惡意攀附他人商譽的說辭。在商標法的框架下，地名的正當使用應當嚴格限定在描述性使用的范疇內，即僅用于表明商品或服務的產地、地理位置或其他與地名相關的事實信息，而不應具有商標意義上的識別功能。一旦使用方式超出這一合理范圍，尤其是在明知他人商標具有較高知名度的情況下，仍通過突出使用地名來誤導消費者、攀附他人商譽，這種行為就違背了正當使用的初衷，構成了對商標專用權的侵犯。因此，地名的正當使用抗辯必須在法律規定的合理邊界內行使，任何試圖借助地名攀附他人商標聲譽的行為都將受到法律的制裁。

（原標題：“鄂爾多斯1980”獲得馳名商標保護：品牌傳承與創新的司法見證）

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